陽陽與布痞

依專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」因此，專利權人寄發警告函未提示新型專利技術報告，違反前述規定，專利權人是否絕對應負賠償責任呢？

智慧財產法院107年度民專上易字第5號民事判決意旨：「違反專利法第116條規定之法律效果為何，專利法並無相關規定可循，且依前揭修正理由意旨，如專利權人未提示新型專利技術報告而寄發警告函為警告行為，當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權，解釋上固可認收受警告函者得以專利權人行使其權利時未提示新型專利技術報告，而質疑該警告函之效力，然是否得逕論未提示新型專利技術報告而寄發警告函之行為，即當然構成民法之侵權行為或違反公平交易法之不正競爭行為，尚有進一步加以探究之必要。」

在前開實務案例，專利權人沒有提示新型專利技術報告即寄發律師函為警告之行為，法院認為違反專利法第116條規定，不過也認為專利權人迅速行使權利以避免損害擴大，雖未及取得系爭專利之新型技術報告，但是專利權人業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對相對人及網路銷售平台商家為專利侵權通知。此故，法院認為專利權人已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失，認不構成民法侵權行為。

專利法第116條之立法理由，提示技術報告進行警告，只是防止權利濫用，不是在限制人民訴訟權利，因此就算新型專利權人沒有提示新型專利技術報告，也沒有禁止提出提起民事訴訟，法院對於未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。

其次，依公平交易委員會104年12月24日公法字第1041561063號令發布之警告函處理原則第3、4點規定，「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列各款確認權利受侵害程序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」

簡言之，在前述案例，法院認為發警告函專利權人於105年10月11日已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，智財局遲至106 年3月6日始作成系爭專利之新型技術報告，而專利權人於106年1月12日委託律師寄發律師函時，雖未提示系爭專利之新型技術報告，但已經請法律事務所進行專利侵權比對分析，鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。所以說，法院進而認為專利權人已踐行警告函處理原則中將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定之要求，且於發函予相對人之網路銷售平台商家之同時，亦同時發函予相對人，與排除侵害通知程序之要求相符。再觀諸該侵權通知之內容，亦明確記載系爭專利之專利內容，不認為屬公平交易法之不正競爭。

綜上所論，新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，然而已盡相當之注意，且屬行使專利權之正當行為，並無權利濫用情事，並無侵害他人權利之故意、過失或違反公平交易法定之不正競爭行為，就不會有損害賠償責任。

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